趙晨    天津大學(xué)文法學(xué)院

摘要：近年來涉外定牌加工貿(mào)易引起的商標(biāo)侵權(quán)糾紛屢見不鮮，不少中小企業(yè)因為侵犯商標(biāo)專用權(quán)而遭受巨額賠償以致于破產(chǎn)的事情一再發(fā)生。本文在介紹定牌加工內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，對其所產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)問題進行了探討，并提出了我國應(yīng)有的對策。

關(guān)鍵詞：涉外定牌加工；商標(biāo)侵權(quán)；對策

   定牌加工（英文簡稱OEM）是我國對外貿(mào)易的一種重要方式,在我國習(xí)慣上稱之為“貼牌”,是指企業(yè)通過接受合同委托的方式，按照委托方的要求為其生產(chǎn)產(chǎn)品并直接標(biāo)注委托方的商標(biāo),所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部由委托方包銷的生產(chǎn)方式。近年來,OEM已成為我國經(jīng)濟增長的一大亮點,然而其中的矛盾也逐漸顯現(xiàn)，已有多家國內(nèi)企業(yè)因接受定牌加工的產(chǎn)品上貼附的商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人在相同或類似商品上注冊的商標(biāo)相同或近似，而被指控商標(biāo)侵權(quán)，此類商標(biāo)侵權(quán)糾紛已引起人們的普遍關(guān)注。

一、涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)的探討——以佛山弘信公司被判侵權(quán)案為例

目前我國主要是依據(jù)《商標(biāo)法》第52條以及《商標(biāo)實施條例》的有關(guān)規(guī)定來認定是否構(gòu)成侵權(quán)。司法實踐來看，此類糾紛中的加工方大多數(shù)被認定為侵權(quán)，例如廣東省首例涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件——佛山弘信公司被判侵權(quán)案。2004年10月，阿拉伯聯(lián)合酋長國史丹利貿(mào)易有限公司委托佛山弘信公司生產(chǎn)商標(biāo)為“HENKEL”的鹵鎢燈。同年12月，佛山弘信公司向廣州海關(guān)履行鹵鎢燈合同的報關(guān)手續(xù)時被認定侵權(quán)，理由是“HENKEL”標(biāo)識涉嫌侵犯深圳某實業(yè)有限公司已經(jīng)在同類產(chǎn)品注冊的商標(biāo)專用權(quán)。

對于佛山某公司的行為是否構(gòu)成侵權(quán)，有兩種不同觀點。一種認為，佛山弘信公司未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人深圳某實業(yè)公司許可，，在其享有知識產(chǎn)權(quán)的地域內(nèi)生產(chǎn)、出口同類產(chǎn)品，違反了《商標(biāo)法》與《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》，構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。另一種認為，此種情形屬于定牌加工的法律責(zé)任問題，應(yīng)考慮相關(guān)因素，不能以偏概全。我認為涉外定牌加工的產(chǎn)品不宜認定為侵權(quán)，理由有以下幾方面：

（一）關(guān)于商標(biāo)的“使用”

我國《商標(biāo)法》規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)情形為“未經(jīng)商標(biāo)注冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同或者相似的商標(biāo)的”。至于何謂“使用”，商標(biāo)法未予以明確界定。我認為只有將商品投入有潛在消費者的市場才能稱作是真正商標(biāo)法意義上的使用。涉外定牌加工的產(chǎn)品經(jīng)中國海關(guān)報關(guān)出口,很顯然其并不準備在中國市場銷售,它所對應(yīng)的是委托方享有商標(biāo)權(quán)的國外市場。在本案例中，弘信公司作為受托方，表面上是中國制造，但這批產(chǎn)品和中國市場毫無關(guān)系，只是一種間接的勞務(wù)輸出。因此，對定牌加工方而言，并不是真正商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。

（二）關(guān)于公眾的誤認與混淆

商標(biāo)作為商品與特定生產(chǎn)者之間的紐帶其基本功能在于區(qū)分商品來源，從而使消費者能夠?qū)⑦@些產(chǎn)品同來自其他廠商的產(chǎn)品區(qū)別開來，而不至發(fā)生混淆誤認。涉外定牌加工的產(chǎn)品所要面對的是國外而非國內(nèi)市場的消費者,產(chǎn)品上標(biāo)注的商標(biāo)未在國內(nèi)市場上出現(xiàn),不可能造成國內(nèi)消費者的混淆和誤認,也不會使國內(nèi)消費者的利益受到任何損害。

三、我國應(yīng)有的對策

（一）指導(dǎo)定牌加工企業(yè)創(chuàng)立自主品牌

我國雖然是第二大加工制造強國，但“中國制造”始終不是企業(yè)發(fā)展的長久之路，過分依賴國外市場，一旦發(fā)生經(jīng)濟危機，加工企業(yè)的抗御能力是十分薄弱的。所以政府應(yīng)該對國際定牌加工中商標(biāo)使用進行行政指導(dǎo)，加強國際定牌加工中商標(biāo)使用行為的日常監(jiān)管，積極引導(dǎo)企業(yè)樹立自己的品牌，加強質(zhì)量管理和廣告宣傳，提高企業(yè)自主經(jīng)營能力，在借助定牌加工發(fā)展的同時，通過品牌經(jīng)營逐步壯大企業(yè)，從而增強核心競爭力。

（二）修改《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的相關(guān)規(guī)定

涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)糾紛頻發(fā)，與目前我國的海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護監(jiān)管措施有直接關(guān)系。根據(jù)我國《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》規(guī)定，中國海關(guān)對出口的貨物承擔(dān)與進口貨物相同的強制性的知識產(chǎn)權(quán)保護義務(wù)。而TRIPS協(xié)議中并沒有要求其成員國在知識產(chǎn)權(quán)保護中對出口貨物采取與進口貨物相同的“禁令”措施。也就是說，我國現(xiàn)行《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》在對加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)保護方面所采用的標(biāo)準比TRIPS協(xié)議更為嚴格。TRIPS協(xié)議只要求對有知識產(chǎn)權(quán)問題的進口貨物，成員國海關(guān)有權(quán)進行扣留，但并沒有要求對有知識產(chǎn)權(quán)問題的出口貨物進行扣留。

這種規(guī)定在世界極為少見，美國的《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》中也沒有規(guī)定對出口貨物的盤查扣留，東南亞國家、韓國、日本等國也沒有類似的做法。因此，建議修改該條例，與TRIPS協(xié)議一致，采取較為靈活的處理方式，例如加工方如果能夠提供委托方為合法商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利證明書，且經(jīng)審查在委托方所在國或者第三方銷售國不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的，海關(guān)就不應(yīng)當(dāng)扣留貨物。這樣既可以防止仿冒假冒名牌侵權(quán)產(chǎn)品流入國際市場，也可以保護我國涉外定牌工企業(yè)的利益。

（三）加工企業(yè)應(yīng)加強對定牌加工合同的管理

缺乏合同意識是我國定牌加工企業(yè)的一個突出問題，很多企業(yè)從事定牌加工業(yè)務(wù)時不簽訂合同，而僅憑一份簡單的訂單，有的企業(yè)雖然簽訂了合同，但是并未明確雙方商標(biāo)使用責(zé)任。定牌企業(yè)在開展定牌加工業(yè)務(wù)時要簽訂較詳細的定牌加工合同，簽訂定牌加工合同。其目的一方面是為了規(guī)范彼此的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系，另一方面是為了通過定牌加工合同避免最終承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。因此，不管是從標(biāo)準到質(zhì)量，還是從付款到交貨，檢測到驗收，都應(yīng)當(dāng)有十分嚴格、完整的約定�？傊�，定牌加工企業(yè)應(yīng)做好維權(quán)的事前防護，將可能發(fā)生的風(fēng)險降至最低。

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